游戏名称构成商标性使用的判定

游戏名称构成商标性使用的判定本站　　网络游戏“穿越火线”案与电影名称“功夫熊猫”两个看上去颇有些类似商标侵权案，原告均控告被告的名称侵犯其商标权，但法院却给出截然相反的裁判结果

　　网络游戏“穿越火线”案与电影名称“功夫熊猫”两个看上去颇有些类似商标侵权案，原告均控告被告的名称侵犯其商标权，但法院却给出截然相反的裁判结果。本文试图找出法院在判断网络游戏名称与电影名称是否构成商标性使用上的不同理由及原因。

　　经韩国笑门娱乐有限公司许可，腾讯公司对注册在第9类、第41类主要包括“计算机游戏软件”和“可下载的计算机软件”类别上的“穿越火线”独家享有注册商标专用权，同时经授权在中国地区独家运营《穿越火线年起，腾讯公司经营该游戏的所得收入在中国网游市场排名靠前。小奥公司于2014年4月开发完成“穿越火线游戏软件”，并获得著作权登记，该游戏以“反恐杀手3敢死队”上线月更名为“穿越火线（反恐精英版）”。腾讯公司认为，被告在游戏中使用名称“穿越火线（反恐精英版）”属于恶意模仿抄袭，侵害了腾讯公司享有的“穿越火线”商标专用权。小奥公司辩称其游戏名称侧重于反恐精英，且是手机单机游戏，原告游戏是PC端网络游戏，两款游戏名称不同，类别不同，不会引起用户混淆。

　　最终，法院经审理认定，被告在运营中使用“穿越火线（反恐精英版）”属于商标意义上的使用行为。虽然双方游戏分别为手游、PC端游戏，但主题相同都是设计类网络游戏，构成类似商品/服务。且原告将该游戏推出市场的时间早于被告开发好几年，且获得较高市场认知度，在此情况下，被告依然将游戏名称设置为与涉案注册商标（原告代理的游戏名称）相同，又无法作出合理的更名解释，法院认为被告侵权的主观故意明显，侵害了原告享有的“穿越火线”注册商标专用权。

　　2、“功夫熊猫”案：电影名称不构成商标性使用（陕西茂志娱乐有限公司诉梦工场动画影片公司、北京华影天映影院管理有限公司、中国电影集团公司等侵害商标权纠纷申请再审案[1]）

　　茂志公司对北京市高级人民法院（2013）高民终字第3027号民事判决不服，向最高院提请再审。再审过程中，茂志公司认为：自己于2010年6月28日完成在第41类电影制作等服务上的“功夫熊猫”商标注册，是“功夫熊猫”商标权利人。2011年4月，原告向被告梦工场公司和派拉蒙影业公司声明其持有“功夫熊猫”注册商标权的事实，并要求其立即停止拍摄、宣传《功夫熊猫2》等相关侵权行为，但一直未得到回应。在没有取得自己相应许可的前提下，梦工场公司擅自使用“功夫熊猫”作为电影名称拍摄并加以宣传构成商标性使用，侵害了自己的注册商标专用权。

　　梦工场公司则称，自己在电影《功夫熊猫2》中用于表明其电影制作服务来源的是“dreamworks”商标，其使用“功夫熊猫”系以说明其制作的电影的内容和特点，属于描述性使用，不属于表明服务来源的商标性使用，未构成对茂志公司商标权的侵犯。

　　最高院判定被申请人不构成商标性使用。理由是：梦工场公司制作的《功夫熊猫》电影于茂志公司申请商标获准注册前就已经在中华人民共和国地区公映，并自2005年起就在新闻报道、海报等宣传材料中以“功夫熊猫”作为电影名称对上述电影进行了持续宣传。同时，梦工场公司将其“dreamworks”标识显著地使用于其电影、电影海报及其他宣传材料中，用以表明其电影制作服务来源是“dreamworks”。由于《功夫熊猫2》使用“功夫熊猫”字样是对前述《功夫熊猫》电影的延续，且该“功夫熊猫”表示的是该电影的名称，用以概括说明电影内容的表达主题，属于描述性使用，而并非用以区分电影的来源，梦工场的行为并不构成商标侵权。

　　《商标法》第48条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”

　　认定被控侵权行为是否为商标性使用，是进一步判断被控侵权行为是否构成侵害注册商标专用权行为的前提。即被告对于商业标识的使用“用于识别商品来源的行为”，才有可能侵害商标权人的注册商标权；相反，如果他人对商业标识的使用行为，不会起到区分商品或服务来源的作用，即便他人确实将商标文字或图案使用于相同或类似商品或服务上，亦不属于商标禁用权控制的范围。[2]

　　在“穿越火线”案中，原告腾讯公司代理经营的网络游戏《穿越火线》的名称是注册商标，腾讯公司经独家授权后是独占使用许可人，且在游戏的市场推广中使其商标“穿越火线”取得一定的知名度，积极行使自己的商标权。被告小奥公司对其开发的游戏软件进行了著作权登记，而在正式上线运营时使用了名称《穿越火线（反恐精英）》，该游戏名称的应用是否构成商标性使用呢？

　　商标性使用是指将能使商品或服务区别于其他商品或服务的标识，从而具有独特的指向性。网络游戏在进行各种宣传时，其名称是最突出也是最能抓住玩家眼球的部分，具有帮助玩家辨识的区分功能，在实际上发挥着区分来源的作用，因此网络游戏的名称属于商标性使用。[3]本案中，法院对被告“穿越火线”的商标性使用认定就秉持着这一观点。

　　对于该一般性的结论也有例外——游戏名称指向一种游戏的通用名称，即该游戏名称的使用不是为了指向该游戏的特定来源，而是以文字本身的含义来描述游戏内容特点。[4]如“大富翁”案：“大富翁”是一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”的通用名称，并且相关公众对此已熟知，当被告使用“大富翁”作为游戏商品的名称时，并不会起到使玩家对该游戏来源的区分辨识作用，不构成商标意义的使用。

　　在“功夫熊猫”案中，原告茂志公司在第41类电影制作等服务类别上注册了商标，无疑是合法的商标权人。根据最高院的再审认定，被告梦工场公司使用《功夫熊猫2》作为电影名称拍摄的行为不构成商标侵权是因为：被告通过首部《功夫熊猫》电影的演绎在消费者心中留下的是体现出整部电影内容的印象“一只通过最终领悟功夫真意的熊猫”，是作为电影主题的描述性表达。同时在其前期宣传包括影片上映的过程中均对电影制作的服务来源“dreamworks”进行了大量的显著标识，从而能够让消费者明确《功夫熊猫》动画电影的来源是“dreamworks”。因此“功夫熊猫”名称起的是描述性作用而没有构成商标性使用。

　　名称认定的名称是不是因为《功夫熊猫》已经有dreamworks作为商标而排除“功夫熊猫”自身的商标性使用呢？笔者认为这种想法是不妥当的，在一种商品或服务上可以同时使用两个以上的商标来表示商品的来源以及同一来源的不同商品，如海尔公司的商标策略，即在一件电器上，可以用“海尔”商标表示其商品是由海尔公司制造的，还可以用“真悦尔”商标表示这种产品是海尔公司生产的音响商品，“真悦尔”表示这种音响商品是来源于海尔公司的某一种特定商品。言之，因为商标的存在让消费者知道，具有该商标的商品与其他商品是不一样的。因此商标性使用的认定不是根据商品上已有的商标来进行排除。

　　那么究竟为什么一般观点认为网络游戏的名称构成商标性使用，而电影名称却会因为描述电影内容使用而不构成商标性使用呢？

　　笔者以为，其主要原因是名称在两种形式作品中所起到的区分作用程度不同。虽然有些网络游戏的名称是对游戏主题和内容的高度概括，如《大闹天宫》《捕鱼达人》等，但也有很多采用的是非描述性的抽象词语，如《刀塔传奇》《热血战纪》等[5]，也就是说游戏名称对描述游戏内容和主题所起的作用较弱，更多的玩家是因为游戏的名字而认定自己所玩的游戏，游戏名称所具有的和其他游戏和游戏来源相区分的作用更强。而电影名称则不同，绝大多数电影的名称都是对其整部电影情节内容进行的概括，甚至很多观众通过名称来决定是否观赏一部影片，可见电影名称主要起的是对电影整体的描述作用，而区分作用较弱。

　　商标性使用主要强调区分识别作用，因此网络游戏名称突出的识别作用使其在一般情况下被认为是商标性使用，反之，对更偏向描述作用的电影名称的认定则不同。

　　[2] 参见祝建军：《判定商标侵权应以成立“商标性使用”为前提》，载《知识产权》2014年01期

　　[4] 参见杨静安：《判断游戏名称商标侵权的关键》，载《中国工商报》2016年2月2日第008版

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